Okt 042011

Der BGH hatte sich mit zwei markenrechtlichen Entscheidungen zu befassen.

BGH I ZR 33/10 – Große Inspektion für alle

In dieser Entscheidung ging es darum, daß eine Autoreparaturwerkstatt (Beklagte) im Rahmen eines Werbeprospekts das Logo eines Kfz-Herstellers (Klägerin) aus Wolfsburg benutzte, um für Inspektionen für die von dem Kfz-Hersteller produzierten Pkw zu werben.

Darin sah der BGH einen sog. Imagetransfer, der dazu führen könne, daß die Werbefunktion der Wort-/Bild-Marke beeinträchtigt werde.

Die für die Klägerin eingetragene Marke gelte auch für Inspektionen. Indem die Beklagte dieses Logo im Werbeprospekt benutzte, habe die Beklagte das Markenrecht bzw. die Werbefunktion dieser Marke verletzt. Dabei stützt sich der BGH auf die Rechtsprechung des EuGH:

Eine Beeinträchtigung der Werbefunktion ist gegeben, wenn durch die beanstandete Benutzung die Möglichkeit des Markeninhabers beeinträchtigt wird, die Marke als Element der Verkaufsförderung oder als Instrument der Handelsstrategie einzusetzen (vgl. EuGH, GRUR 2010, 445 Rn. 92). Versucht ein Dritter sich durch Benutzung eines mit der bekannten Marke identischen Zeichens in den Bereich der Sogwirkung der Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren, liegt regelmäßig eine Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke vor (vgl. zu Art. 5 Abs. 2 MarkenRL EuGH, GRUR 2009, 756 Rn. 49; GRUR 2010, 445 Rn. 102). Der mit der Ausnutzung der Wertschätzung oder der Unterscheidungskraft verbundene Imagetransfer bewirkt im Allgemeinen auch eine Schwächung der Kennzeichnungskraft der bekannten älteren Marke und damit eine Beeinträchtigung ihrer Werbefunktion.

Die Ausnahmeregelung des § 23 Nr. 3 MarkenG lehnt der BGH ab.

Zunächst mußte die Beklagte die Marke benutzen, d.h. es war notwendig.

Die Benutzung einer Marke ist notwendig, wenn die Information über den Zweck der Dienstleistung anders nicht sinnvoll übermittelt werden kann. Die Markennutzung muss praktisch das einzige Mittel darstellen, um der Öffentlichkeit eine verständliche und vollständige Information über die Bestimmung der Dienstleistung zu liefern.

die Beklagte [musste] jedenfalls eine der Marken der Klägerin benutzen, um auf die Bestimmung der speziell für …-Fahrzeuge angebotenen Dienstleistungen in der beanstandeten Werbung hinzuweisen. Als Alternative zur Wiedergabe der Klagemarke bot sich der Beklagten nur die Möglichkeit, die Bezeichnungen „…“ oder „…“ [Anm. des Verf.: Name des Herstellers ausgeschrieben] zu verwenden, die ebenfalls für die Klägerin als Marken geschützt sind. In einer solchen Fallkonstellation ist die Benutzung der Klagemarke notwendig im Sinne von § 23 Nr. 3 MarkenG.

Trotzdem sah es das Gericht als einen Verstoß gegen die „guten Sitten“ an, daß die Beklagte das Logo verwandte.

Der Sache nach darf der Dritte den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht in unlauterer Weise zuwiderhandeln. Derjenige, der sich auf die privilegierte Benutzung beruft, muss alles getan haben, um eine Beeinträchtigung der Interessen des Markeninhabers nach Möglichkeit zu vermeiden.

Hier stellt der BGH eine Einzelfallbetrachtung an.

Davon ist auszugehen, wenn sich der Dritte in den Bereich der Sogwirkung der bekannten Marke begibt, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren, und ohne finanzielle Gegenleistung und ohne dafür eigene Anstrengungen machen zu müssen die wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Images dieser Marke ausnutzt.

Anstelle des verwendeten Logos hätte der ausgeschriebene Name der Klägerin verwendet werden können, weil dies die Rechte der Klägerin weniger hätte beeinträchtigt. Dabei stehe dem Dritten nicht das Auswahlrecht zu. Zwar gebe es kein Rangverhältnis zwischen den einzelnen Marken. Aber

Regelmäßig wird allerdings die Verwendung einer Wortmarke die berechtigten Interessen des Markeninhabers weniger einschneidend berühren als die Benutzung seiner Wort/Bildmarke oder Bildmarke, weil sich die Wortmarke in erster Linie zur Beschreibung der Bestimmung der Dienstleistungen eignet.

Auch die mögliche Erschöpfung der Marke gem. § 24 MarkenG lehnte der BGH ab.

Während sich bei der Erschöpfung die Frage stellt, ob der Händler bei der Werbung für den Absatz der vom Markeninhaber selbst oder mit seiner Zustimmung gekennzeichneten Waren dessen Marken verwenden darf, betrifft § 23 Nr. 3 MarkenG die Verwendung einer Marke in der Werbung für die Waren oder Dienstleistungen des Dritten. Damit sind unterschiedliche Interessen auf Seiten des Markeninhabers – einerseits Werbung für Produkte des Markeninhabers, die von ihm selbst mit der Marke versehen worden sind und andererseits Werbung für Erzeugnisse oder Dienstleistungen eines Dritten – betroffen, die eine unterschiedliche Wertung rechtfertigen.

Insofern bestätigte der BGH die Entscheidung der Vorinstanz, wonach die Beklagte Schadensersatz und Auskunft schuldet.

BGH I ZR 57/09 – Stiftparfüm

In dieser Entscheidung ging um die Störerhaftung eines Online-Marktplatzes.

Klägerin war hier ein Parfümhersteller. Beklagte war ein bekannter Online-Marktplatz. Dabei können Rechteinhaber die Beklagte kontaktieren, um die – die Beklagte – auf festgestellte Rechtsverletzungen hinzuweisen. Die Klägerin meldete daraufhin u.a. zwei Rechtsverletzungen durch Händler.

Die Klägerin machte geltend, die Beklagte sei Störerin für die Rechtsverletzungen und verlangte u.a. auch Auskunft, wer die festgestellten Händler seien. Die Klägerin scheiterte auch vor dem BGH.

Der BGH konkretisiert und führt seine bisherige Rechtsprechung zu I ZR 304/01 – Internetversteigerung I, I ZR 35/04 – Internetversteigerung II, I ZR 73/05 – Internetversteigerung III; I ZR 18/04 – jugendgefährdende Medien bei ebay fort.

Zunächst wendet sich der BGH der Frage der Störerhaftung des Online-Marktplatzes zu. Die bisher aufgestellten Rechtsgrundsätze wendet der BGH weiterhin an.

Nach diesen Maßstäben ist es dem Betreiber einer Internethandelsplattform grundsätzlich nicht zuzumuten, jedes Angebot vor Veröffentlichung im Internet auf eine mögliche Rechtsverletzung hin zu untersuchen. Wird er allerdings auf eine klare Rechtsverletzung hingewiesen, muss er nicht nur das konkrete Angebot unverzüglich sperren, sondern auch Vorsorge treffen, dass es möglichst nicht zu weiteren derartigen Markenverletzungen kommt.

Weiterhin sieht der BGH diesen Online-Marktplatz als Dienstanbieter iSv. § 10 TMG und § 7 Abs. 2 TMG an.

Gem. § 10 TMG sei die Beklagte nicht für fremde Informationen, die sie für einen Nutzer speichere, verantwortlich, sofern

keine Kenntnis von der rechtswidrigen Handlung oder Information hat und ihm im Falle von Schadensersatzansprüchen auch keine Tatsachen oder Umstände bewusst sind, aus denen die rechtswidrige Handlung oder Information offensichtlich wird, oder dass er unverzüglich tätig geworden ist, um die Informationen zu entfernen oder den Zugang zu ihnen zu sperren, sobald er diese Kenntnis erlangt hat.

Gem. § 7 Abs. 2 TMG sei die Beklagte nicht verpflichtet, die von ihm übermittelten oder gespeicherten Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.

D.h. solange sich die Beklagte darauf beschränke, die Verkaufsangebote auf den Servern zu speichern, sei sie iSd. o.g. Normen privilegiert.

Leistet der Betreiber hingegen seinen Kunden Hilfestellung, die unter anderem darin bestehen kann, die Präsentation der betreffenden Verkaufsangebote zu optimieren oder diese Angebote – etwa durch Adword-Anzeigen in Referenzierungsdiensten wie zum Beispiel Google – zu bewerben, ist davon auszugehen, dass er zwischen dem als Verkäufer auftretenden Kunden und den potenziellen Käufern keine neutrale Stellung eingenommen, sondern eine aktive Rolle gespielt hat, die ihm eine Kenntnis von den diese Angebote betreffenden Daten oder eine Kontrolle über sie verschaffen konnte.

Insofern hafte die Beklagte nicht. Jedoch korrigiert der BGH die Entscheidung der Vorinstanz bzgl. der Anforderungen an die Hinweise, welche die Klägerin an die Beklagte zu geben habe, damit diese die Rechtsverletzungen unterbinde.

Dies erfordere zwar

dass der Hinweis so konkret gefasst ist, dass der Adressat des Hinweises den Rechtsverstoß unschwer – das heißt ohne eingehende rechtliche oder tatsächliche Überprüfung – feststellen kann.

Auch hier sei eine Einzelfallentscheidung zu treffen. Aber die Anforderungen seien nicht zu überspannen. So stellte das Gericht – anders als die Vorinstanz – fest, daß die Hinweise der Klägerin an die Beklagte hinsichtlich der Rechtsverletzungen den Anforderungen genügten. Zugleich hielt der BGH fest, daß für den Fall, daß die Beklagte die getätigten Hinweise nicht als konkret genug empfunde habe, sie – die Beklagte – dies der Klägerin hätte mitteilen und um genauere Angaben hätte bitten müssen.

Denn dann wäre die Beklagte als Abgemahnte nach Treu und Glauben gehalten gewesen, die Klägerin auf diese Zweifel hinzuweisen und nach den Umständen angemessene Belege für die behaupteten klaren Rechtsverletzungen und die Befugnis der Klägerin zur Verfolgung dieser Verletzungen zu verlangen.

Ferner wies der BGH den Einwand der Beklagten zurück,

eine Prüfungspflicht werde nur dann ausgelöst, wenn die klare Rechtsverletzung allein aus dem Angebot selbst ersichtlich sei. Auf sonstige Umstände und Informationen, die aus dem Lager des Rechteinhabers stammten, könne es nicht ankommen.

Denn:

Ein solches Erfordernis ist mit der Funktion des Hinweises nicht in Einklang zu bringen, die Beklagte auf rechtsverletzende Angebote aufmerksam zu machen und ihr damit die Kenntnis zur Verhinderung weiterer derartiger Rechtsverletzungen zu verschaffen, die sie sich selbst zunächst nicht verschaffen muss. Hierfür ist es unerheblich, ob sich die Rechtsverletzung vollständig aus dem beanstandeten Angebot selbst ergibt oder aber – wie regelmäßig – die Kenntnis weiterer, nicht aus dem Angebot ersichtlicher Umstände wie etwa die Erkenntnis hinzutreten muss, dass eine bestimmte Bezeichnung überhaupt als Marke geschützt ist, wer deren Inhaber oder von diesem zur Rechtsverfolgung legitimiert ist oder anhand welcher Produkteigenschaften oder sonstigen Umstände ersichtlich wird, dass es sich um eine Fälschung handelt. Für die Offenkundigkeit einer mitgeteilten Rechtsverletzung kommt es nicht auf den formellen Gesichtspunkt an, aus welcher Erkenntnisquelle sich die die Rechtsverletzung kennzeichnenden tatsächlichen und rechtlichen Umstände entnehmen lassen, sondern allein darauf, ob diese Umstände zur Kenntnis der Beklagten gelangen und für sie unschwer zu erkennen und zu bewerten sind.

Im zweiten Teil beschäftigt sich der BGH mit der für den Unterlassungsanspruch erforderlichen Widerholungsgefahr, welche er ablehnte. Die abgemahnte Verletzungshandlung kann nicht

Damit kann in derjenigen Verletzungshandlung, die Gegenstand einer Abmahnung oder sonstigen Mitteilung ist, mit der der Betreiber des Online-Marktplatzes erstmalig Kenntnis von einer Rechtsverletzung erlangt, keine Verletzungshandlung gesehen werden, die eine Wiederholungsgefahr im Sinne eines Verletzungsunterlassungsanspruchs begründet. Für die Annahme von Wiederholungsgefahr ist vielmehr eine vollendete Verletzung nach Begründung der Pflicht zur Verhinderung weiterer derartiger Rechtsverletzungen erforderlich.

Die (erstmalig) festgestellte Rechtsverletzung reichte dem BGH nicht aus, um die Wiederholungsgefahr anzunehmen, der dann den Unterlassungsanspruch zu begründe.

Auch die Erstbegehungsgefahr lehnte der BGH ab.

Ein auf Erstbegehungsgefahr gestützter vorbeugender Unterlassungsanspruch besteht nur, soweit ernsthafte und greifbare tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorhanden sind, der Anspruchsgegner werde sich in naher Zukunft in der fraglichen Weise rechtswidrig verhalten.

Allein die Tatsache, dass sich ein Beklagter gegen die Klage verteidige und dabei die Auffassung äußere, zu dem beanstandeten Verhalten berechtigt zu sein, sei jedoch noch nicht als eine Berühmung zu werten, die eine Erstbegehungsgefahr begründe. Eine Rechtsverteidigung könne aber dann eine Erstbegehungsgefahr begründen, wenn nicht nur der eigene Rechtsstandpunkt vertreten werde, um sich die bloße Möglichkeit eines entsprechenden Verhaltens für die Zukunft offenzuhalten, sondern den Erklärungen bei Würdigung der Einzelumstände des Falls auch die Bereitschaft zu entnehmen sei, sich unmittelbar oder in naher Zukunft in dieser Weise zu verhalten.

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&az=I%20ZR%2033/10&nr=57742

Der BGH konnte derartiges aber nicht feststellen.

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